Modelos de utilidad en España: una herramienta útil y práctica para PYMES y emprendedores

Si algo caracteriza a los modelos de utilidad como fórmula de protección de las innovaciones es su adaptación a las PYME y a los emprendedores. De hecho, su creación en Alemania a finales del siglo XIX trataba de tapar la brecha existente entre las grandes invenciones de la época realizadas por las grandes corporaciones y las creaciones puramente estéticas.

Se trataba, por tanto, de proteger invenciones de artesanos, talleres y pequeñas corporaciones que no encontraban una vía ágil y eficaz de proteger sus aportaciones técnicas que, sin duda, tenían un gran valor pero no superaban los estrictos requisitos que se aplicaban a la concesión de patentes.

Entre los muchos aspectos desconocidos de los modelos de utilidad es que confieren a sus titulares los mismos derechos -por ejemplo, acciones de cesación o petición de daños y perjuicios- que una patente, pero, a diferencia de éstas, los modelos de utilidad no están sujetos a un largo procedimiento de concesión, ni se realiza para ellos un informe sobre el estado de la técnica.

Este procedimiento tan ágil proporciona al solicitante la posibilidad de obtener derechos que puede ejercer a bajo coste y rápidamente, lo cual puede resultar fundamental para una PYME. También puede resultar muy interesante para un emprendedor tener la posibilidad de ofrecer una solicitud de modelo de utilidad publicada y, por tanto, con una protección provisional, para obtener financiación o tratar de transferir dicha tecnología sin necesidad de optar por problemáticos y complejos compromisos de confidencialidad.

Mientras que las patentes, en la mayoría de los países pueden permanecer sin conceder durante varios años, en España, es posible obtener un modelo de utilidad en 4 meses, con una publicación y, por tanto, una protección provisional, en menos de un mes. Esta protección provisional permite que las reclamaciones sobre posibles daños y perjuicios en un litigio tras la concesión del modelo puedan ser reclamadas desde la fecha de publicación. Además, su publicación temprana permite ofrecer la invención a terceros sin necesidad de preocuparse de los aspectos de confidencialidad.

¿CÓMO SE OBTIENE UN MODELO DE UTILIDAD?
El procedimiento de concesión es simple. Los examinadores comprueban que se cumplen los requisitos formales que permiten publicar el modelo de utilidad con ciertas garantías de que la invención se encuentra correctamente definida en la documentación presentada. Una vez publicado, se abre un período de oposición por parte de aquellas personas que piensen que el modelo publicado pudiera carecer de los requisitos para que sea finalmente concedida su protección. Si no hay oposiciones, el modelo de utilidad se concede. Si las hay, los examinadores las estudian y resuelven sobre su concesión o denegación. En este proceso, se tiene en cuenta la opinión del solicitante. Pese a lo que pueda parecer, este procedimiento de llamamiento a oposiciones de terceros proporciona la necesaria seguridad jurídica que conlleva que, en el procedimiento de concesión, se haya llamado a participar a todas las partes.

Fig1_noticiaDRepresa-GPenas Fig. 1: Esquema simplificado del procedimiento de concesión

Respecto a los requisitos exigidos a los modelos de utilidad, coinciden con las patentes en la exigencia de novedad y actividad inventiva. Sin embargo, difieren cualitativamente en lo que respecta al alcance de dichos requisitos. El estado de la técnica en lo que respecta a la novedad está compuesto por todo aquello que ha sido hecho público en España antes de la fecha de presentación del modelo de utilidad. La interpretación que de esta norma ha realizado tradicionalmente la Oficina Española de Patentes y Marcas, OEPM, en consonancia con lo dispuesto por la jurisprudencia de las salas de lo contencioso del Tribunal Supremo es que con el fin de dar plena seguridad jurídica, se considera divulgado en España todo aquello que está presente en el fondo documental de la OEPM, creado específicamente como fondo de difusión del acervo tecnológico en España. En la práctica, esto resulta equivalente a considerar que la novedad exigible a un modelo de utilidad es mundial puesto que las colecciones más representativas entre las habitualmente citadas por las grandes oficinas como la EPO se encuentran en el fondo documental de la OEPM.

Caso diferente se refiere al requisito de actividad inventiva al que en el caso de los modelos de utilidad, se le asocia el adverbio “muy”, convirtiéndose en “que no resulte de manera muy evidente para un experto en la materia”. Si la apreciación de la actividad inventiva está cargada de subjetividad, el matiz adicional aporta también una complejidad adicional. No obstante, la jurisprudencia del Tribunal Supremo en España está optando por aplicar criterios similares en el caso de patentes y modelos de utilidad. Esta ha sido la evolución también en Alemania en donde el BundesGerichtsHof en su decisión BGH, 20.06.2006 – X ZB 27/05 ‘Demonstrationsschrank’ declaró que el deterioro del nivel inventivo de las patentes no permitía ya establecer una diferencia clara entre el nivel de actividad inventiva exigido a una patente o a un modelo de utilidad.

Una gran ventaja asociada a la simplicidad de la tramitación de un modelo de utilidad es su bajo coste de obtención, en torno a los 75 euros frente a los más de 700 euros de una patente de invención.

Fig2_noticiaDRepresa-GPenasFig. 2: Diferencias esenciales entre patentes y modelos de utilidad

No obstante, también han de tenerse muy en cuenta sus inconvenientes. En primer lugar, los modelos de utilidad tienen una vida legal máxima inferior a las patentes, tan sólo 10 años, frente a los 20 años de una patente. En realidad, la mayoría de las patentes no se renuevan por más de 10 años, por lo que, teniendo en cuanta el ciclo de vida de la tecnología actual, 10 años pueden ser más que suficientes. Otro inconveniente es la imposibilidad actual de registrar a través de modelos de utilidad procedimientos o compuestos químicos. Si bien es más que discutible que la definición de modelo de utilidad contenida en la ley de patentes excluya a los compuestos, la doctrina ha impuesto que un requisito adicional para los modelos de utilidad es su carácter corpóreo. Lamentablemente, esta interpretación restrictiva y poco justificable desde el punto de vista práctico hace que numerosas invenciones menores como recetas de comidas o mezclas simples deban ser tramitadas a través de patentes aunque esta limitación está siendo subsanada en el desarrollo legislativo que dará lugar a una nueva Ley de Patentes.

MODELO DE UTILIDAD COMO VEHÍCULO DE INTERNACIONALIZACIÓN
Las características propias del modelo de utilidad no impiden que se pueda utilizar eficazmente como vía de internacionalización. En primer lugar, un modelo de utilidad puede reivindicarse como prioridad anterior, al igual que una patente y existen numerosos casos en los que un modelo ha servido como base de partida de éxito para obtener una patente europea.

Un análisis breve de las cifras de patentes europeas validadas en España con prioridades de patentes o modelos de utilidad españoles, arroja el siguiente resultado:

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Los datos relativos a 2006 son probablemente los más estables ya que el procedimiento de concesión europeo es bastante largo y muchas solicitudes posteriores aún no se hayan concedido y validado en España. La conclusión obvia es que, teniendo en cuenta las limitaciones en lo que se refiere a los posibles objetos de protección por modelos de utilidad -ni procedimientos, ni invenciones biotecnológicas ni farmacéuticas- y las características de los solicitantes de modelos, la posibilidad de obtener una patente europea tomando como base un modelo de utilidad no difiere en gran medida de obtenerla partiendo de una patente.

En segundo lugar, los modelos de utilidad son modalidades que existen en la mayor parte del mundo. Tan sólo EE.UU. y Reino Unido se encuentran entre las economías más desarrolladas que no han puesto en marcha esta protección, probablemente porque su sistema de patentes es lo suficientemente flexible para incluir este tipo de invenciones, algo particularmente cierto en el caso de EE.UU.

En resumen, la posibilidad de extender la protección a través de los modelos de utilidad a otros países es una estrategia que merece ser explorada. De hecho, se ha convertido en una fórmula utilizada por empresas japonesas y norteamericanas para entrar en el mercado chino.

CONCLUSIONES
La estructura empresarial española, basada fundamentalmente en microempresas que necesitan proteger sus innovaciones esencialmente incrementales debería acercarse a esta modalidad con la seguridad de que va a adaptarse perfectamente a sus necesidades, consiguiendo una protección rápida, completa, barata y eficaz, compatible con una extensión posterior de la protección a otros países.

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Entre los países en los que el modelo de utilidad se utiliza de forma masiva se encuentra China con más de 862.000 solicitudes en 2013 y muy lejos del segundo lugar que ocupa Alemania. España es el tercer país europeo y el décimo mundial en número de solicitudes.

Agradecimientos:
Los autores desean agradecer las valiosas aportaciones de Catalina Martínez, investigadora del Instituto de Políticas y Bienes Públicos del CSIC.

Autores:
Domingo Represa Sánchez (Instituto de Salud Carlos III ) y Gerardo Penas García (Oficina Española de Patentes y Marcas)
Artículo reproducido con permiso de los autores

Más información
Noticia publicada en Madri+d: Modelos de utilidad en España: una herramienta útil y práctica para PYMES y emprendedores
Web de la la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM): http://www.oepm.es
Blog madri+d: Patentes y Marcas

 

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